Ситуация

Один из производителей лекарственных средств Республики Беларусь в 1999 г. зарегистрировал в качестве товарного знака наименование лекарственного средства «Аллохол». В 2017 г. владелец товарного знака направил претензию производителю лекарственного средства «Аллохол» в Российской Федерации с требованием прекратить использование товарного знака «Аллохол» в Республике Беларусь.

Обстоятельства дела

Лекарственное средство «Аллохол» было зарегистрировано в 1967 г. и с этого момента активно применяется в медицине, изготавливается и продается различными производителями лекарственных средств в государствах бывшего СССР.

В 1999 г. один из белорусских производителей лекарственных препаратов зарегистрировал на свое имя товарный знак «Аллохол» в Республике Беларусь.

Несмотря на регистрацию товарного знака «Аллохол» в 1999 г., иные производители, а также субъекты торговли долгое время беспрепятственно реализовывали данное лекарственное средство на рынке Республики Беларусь.

В 2017 г. владелец товарного знака направил субъекту Российской Федерации, который производит лекарственное средство «Аллохол» и поставляет его в Республику Беларусь, претензию с указанием на незаконное использование товарного знака «Аллохол» и потребовал прекратить ввоз, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории Республики Беларусь товаров, маркированных товарным знаком «Аллохол», либо заключить лицензионный договор, предусматривающий выплату роялти в размере 7,5 % от выручки за реализацию данного лекарственного средства.

При этом основные действующие вещества лекарственного средства «Аллохол» и их соотношение остаются неизменными до настоящего времени.

Производитель лекарственного средства «Аллохол» в Российской Федерации (далее — заявитель), получив претензию от владельца товарного знака (белорусского производителя), обратился с жалобой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее — МАРТ).

Позиция заявителя

Лекарственное средство «Аллохол» было изобретено и впервые изготовлено в СССР, его авторами является группа ученых под руководством Н.Г. Беленького.

Владелец товарного знака, который также осуществлял деятельность в данное время, не имел отношения к созданию этого лекарственного средства, а впоследствии не изменял его состав.

Ввиду производства лекарственного средства «Аллохол» многими изготовителями на протяжении более 50 лет данное наименование не индивидуализирует лекарственные средства конкретного производителя, а создает у потребителя связь между наименованием и свойствами лекарства.

Несмотря на регистрацию товарного знака «Аллохол» в 1999 г., на рынке Рес-публики Беларусь долгое время беспрепятственно продавались лекарственные средства «Аллохол» различных производителей, в том числе и заявителя.

Только в мае 2017 г. владелец товарного знака запретил заявителю ввозить в Республику Беларусь и продавать лекарственное средство «Аллохол».

Стоит отметить, что в 2017 г. как минимальная, так и максимальная розничная цена лекарственного средства «Аллохол», производимого владельцем товарного знака, была выше, чем цена данного лекарственного средства, производимого субъектом Российской Федерации.

Таким образом, владелец товарного знака нарушил п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (в редакции 2013 г.) (далее — Закон о развитии конкуренции).

Справочно.
Пунктом 2 ст. 16 Закона о развитии конкуренции предусмотрено, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров.

По мнению заявителя, нарушение Закона о развитии конкуренции подтверждается следующими обстоятельствами:

1) владелец товарного знака, зная, что лекарственное средство «Аллохол» является известным на рынке Беларуси и реализуется со времен СССР многими хозяйствующими субъектами, воспользовавшись тем, что наименование «Аллохол» не было заявлено к охране на территории Республики Беларусь, зарегистрировал название лекарственного средства в качестве товарного знака на свое имя с целью устранения конкурентов и начал запрещать своему конкуренту ввозить товар на территорию Беларуси;

2) владелец товарного знака не предпринимал самостоятельных усилий по разработке товарного знака «Аллохол», а лишь воспользовался известностью наименования и результатами интеллектуальной деятельности иных лиц;

3) владелец товарного знака не является первым производителем лекарственного препарата «Аллохол», что также свидетельствует о регистрации товарного знака в Беларуси исключительно для целей устранения конкурентов с рынка, а не для индивидуализации своего собственного товара;

4) лекарственное средство «Аллохол» не было изменено или улучшено владельцем товарного знака. Состав данного лекарственного средства практически не изменялся с момента его изобретения. Это свидетельствует о том, что регистрация товарного знака не была вызвана необходимостью индивидуализировать результат своего труда по изменению изначального продукта;

5) владелец товарного знака зарегистрировал его в стандартном шрифте, без каких-либо отличительных визуальных особенностей, что дополнительно свидетельствует о том, что регистрация данного товарного знака не имела целью индивидуализацию лекарственного средства «Аллохол», производимого владельцем товарного знака, от лекарственных средств иных лиц, которые исторически реализовывали лекарства под аналогичным наименованием;

6) цена лекарственного средства «Аллохол», производимого владельцем товарного знака, в 2017 г. была выше, чем цена лекарственного средства, производимого заявителем.

На основании изложенного приобретение и реализация исключительного права на товарный знак «Аллохол» имеют своей целью устранение конкурентов с рынка и установление более высокой цены на лекарственное средство «Аллохол».

Позиция владельца товарного знака

Позиция владельца товарного знака сводилась к следующим фактам:

1) товарный знак «Аллохол» был зарегистрирован не с целью устранить конкурентов, а по причине того, что в 1994 г. субъект начал производство данного лекарственного средства и стремился защитить товар собственного производства;

2) в качестве товарных знаков предприятие регистрирует не только известные наименования лекарственных средств, а все наименования препаратов, производимых предприятием, что подтверждает добросовестность субъекта при регистрации товарных знаков;

3) направление претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак обусловлено тем, что в связи со сменой руководства на предприятии усилился контроль за защитой принадлежащих предприятию многочисленных объектов права промышленной собственности;

4) владелец товарного знака осуществляет правомерную защиту своего исключительного права на товарный знак;

5) запрещая заявителю использовать товарный знак «Аллохол» на территории Республики Беларусь, владелец товарного знака не нарушает права заявителя, потому что у последнего есть возможность продавать это лекарственное средство под другим названием либо заключить лицензионный договор и использовать данное наименование за определенную плату.

Позиция МАРТ

МАРТ вынесло решение о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях владельца товарного знака по признакам, предусмотренным п. 2 ст. 16 Закона о развитии конкуренции.

Справочно.
Абзацем 2 ст. 28 Закона о развитии конкуренции в действующей на сегодняшний день редакции также предусмотрен запрет недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров.

В решении МАРТ указано, что:

1) владелец товарного знака и заявитель являются конкурентами;

2) характер и содержание выдвигаемых владельцем товарного знака требований свидетельствуют о способности рассматриваемых действий причинить убытки конкуренту;

3) действия владельца товарного знака по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Аллохол» противоречат нормам антимонопольного законодательства и требованиям добросовестности и разумности, поскольку:

— в период совершения действий по регистрации товарного знака «Аллохол» действовала «Парижская конвенция по охране промышленной собственности» (заключена в г. Париже 20.03.1883), согласно ст. 10bis которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах;

— действия по регистрации и последующему использованию товарного знака «Аллохол» противоречат п. 2 ст. 16 Закона о развитии конкуренции.

Позиция владельца товарного знака в жалобе на решение МАРТ

Не согласившись с решением МАРТ, владелец товарного знака подал жалобу на решение в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

Помимо доводов, указанных в пояснениях при проведении расследования МАРТ, владелец товарного знака указал, что:

1) на дату приобретения исключительного права на товарный знак у владельца товарного знака не было конкурентных отношений с иными производителями лекарственного средства «Аллохол»;

2) на дату приобретения исключительного права на товарный знак в законодательстве о товарных знаках и знаках обслуживания отсутствовали основания для прекращения правовой охраны товарного знака на основании решения антимонопольного органа;

3) владелец товарного знака вносил изменения в состав лекарственного препарата «Аллохол» и значительно его улучшил;

4) владелец товарного знака продвигал лекарственный препарат «Аллохол» посредством участия в специализированных выставках;

5) антимонопольный орган нарушил сроки рассмотрения дела, а также порядок и срок направления решения юридически заинтересованным лицам.

Позиция Верховного Суда Республики Беларусь

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь отказала в удовлетворении жалобы и оставила в силе решение МАРТ.

По мнению суда, владелец товарного знака приобрел исключительное право на товарный знак «Аллохол» с целью установления монопольного права на использование в гражданском обороте на территории Республики Беларусь обозначения «Аллохол», к разработке и продвижению которого он отношения не имел.

Несмотря на то, что на дату регистрации товарного знака между владельцем товарного знака и заявителем не было конкурентных отношений, лекарственное средство «Аллохол» поставлялось в Республику Беларусь иными производителями и посредниками, в частности с территории Украины.

Нарушение антимонопольным органом сроков рассмотрения дела, порядка направления решения юридически заинтересованным лицам не является основанием для отмены решения МАРТ.

Суд признал несостоятельными доводы владельца товарного знака о том, что регистрация товарного знака была осуществлена не для установления монополии на использование наименования «Аллохол», а исключительно для индивидуализации своего товара и защиты от притязаний конкурентов, на основании следующего:

1) третьи лица с какими-либо притязаниями относительно обозначения «Аллохол» к владельцу товарного знака не обращались;

2) изменения, вносимые владельцем товарного знака с 2015 г. в состав препарата «Аллохол», не касались его активных веществ, влияющих на назначение препарата;

3) как на дату приоритета, так и на дату регистрации товарного знака его владелец не проводил действий по продвижению своего товара на рынке Республики Беларусь. Участие в выставках на территории других государств нельзя считать продвижением товара на территории Республики Беларусь.

Мнение авторов:
Регистрация и использование в качестве товарных знаков брендов, получивших известность еще в период СССР, допустимы, если целью таких действий является индивидуализация своего товара и намерение избежать каких-либо претензий.
Вместе с тем, если данные действия направлены на получение необоснованных преимуществ в хозяйственной деятельности и могут причинить убытки другим конкурентам, они могут быть признаны недобросовестной конкуренцией.
В настоящее время все производители лекарственного средства «Аллохол» имеют возможность использовать данное обозначение, не опасаясь претензий со стороны владельца товарного знака.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Валентин РАЧКОВСКИЙ, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Республики Беларусь
Проблема советских товарных знаков не является однозначной и не решается по принципу «раз все использовали, то пусть и далее никому не принадлежит». Действительно, целый ряд наименований одновременно присутствовали в номенклатуре предприятий различных союзных республик. Но, как известно, с распадом СССР многие популярные бренды преобразовались в товарные знаки конкретных субъектов хозяйствования. Фактически кто первый заявился на регистрацию, тот и стал владельцем популярного бренда.
В этой связи сложно вменить владельцу товарного знака (в статье речь идет, по всей видимости, о РУП «Белмедпрепараты») антиконкурентную практику, когда в 1996 г. он подал заявку на регистрацию товарного знака «Аллохол» в белорусское патентное ведомство. Эти действия в полной мере находились в историческом контексте распределения наследия СССР.
Другое дело, что, судя по материалам антимонопольного и впоследствии судебного спора, правообладатель ограничился фиксацией прав, но не реализовывал на товарный знак свое исключительное право. Тем самым он никак не повлиял на фактическое нахождение товара с регистрируемым обозначением на рынке и допустил присутствие одноименной продукции других производителей. Даже безотносительно к советским знакам такое поведение правообладателя чревато утратой обозначением различительной способности, что являлось бы самостоятельным основанием прекращения правовой охраны товарного знака.
Субстантивной основой позиции правообладателя советских знаков, которая пока успешно оппонирует позиции защитников теории принадлежности всем и каждому всеобщего советского наследия, является именно то, что с распада СССР именно определенное лицо инвестировало в развитие бренда на определенной территории, поддерживало его репутацию, продвигало, защищало бренд и добилось ассоциации потребителями определенного бренда именно с ним.
По всей видимости, белорусский правообладатель переоценил значение простой регистрации товарного знака и недооценил глубину и контекст проблематики советских брендов, так как в споре и, возможно, фактически он не демонстрировал необходимые атрибуты и результаты правообладания товарным знаком, хотя изначально имел хорошие шансы отстоять бренд на белорусской территории.
В качестве альтернативного сценария можно, например, привести ситуацию с советским брендом «Аленка», у которого в каждой стране свой владелец, успешно защищающий рынок от товаров конкурентов.
А примером активного и в определенном смысле лоббистского участия государства в решении проблемы советского наследия можно назвать постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.1996 № 943 «Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории Российской Федерации алкогольной продукции иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей и другими обозначениями, сопровождающими указанную продукцию». Его фактическим следствием стала монополия специально созданного для управления советскими алкогольными брендами казенного предприятия на наименования: «Столичная» (Stolichnaya), «Старка» (Starka), «Перцовка» (Pertsovka), «Пшеничная» (Pshenichnaya), «Охотничья» (Okhotnichya), «Сибирская» (Sibirskaya) и др.