Субстантивно потенциал товарного знака как инструмента защиты в конфликте строится на том, что в отношении зарегистрированного товарного знака возникает исключительное право, то есть право правообладателя использовать его по своему усмотрению. В ситуации, когда у одной стороны претензии основаны на нарушении прав на ее собственные товарные знаки, а вторая сторона в свою очередь имеет регистрацию товарного знака (или нескольких товарных знаков) в отношении конфликтных обозначений, возникает коллизия законных прав.

Охрана товарным знакам предоставляется в том виде, как они зарегистрированы. Ровно в этом виде знак оценивается экспертом при проведении экспертизы в патентном органе, при этом сравнение экспертом заявленного обозначения проводится с теми обозначениями и в том виде, как они фигурируют в базах данных товарных знаков и заявок. В гражданском же обороте индивидуализирующие обозначения часто используются с определенными изменениями, в той или иной мере влияющими на восприятие товарного знака (например, словесные товарные знаки применяются в особом графическом исполнении), расставляющими определенные акценты в восприятии элементов товарного знака, в сочетании с иными элементами оформления и т.д., то есть в определенном контексте, который не мог учитываться экспертизой. В итоге в определенных ситуациях для эксперта конфликтующие обозначения выглядят приемлемыми для регистрации, а для их владельцев — совсем наоборот.

Поскольку спорные обозначения (например, упаковки товара) содержат зарегистрированные товарные знаки обеих конфликтующих сторон, то суду или антимонопольному органу бывает затруднительно присудить правоту одной из сторон и в дело вступает аргумент об отсутствии нарушения прав на один товарный знак просто потому, что вторая сторона использует свой собственный товарный знак.

В итоге средством разрешения спорной ситуации становится разделение конфликта на два этапа:

1) оспаривание регистрации товарного знака, который образует фактическую основу позиции стороны (и соответственно устранение этой основы);

2) разрешение основного спора по существу.

Пример № 1

В качестве примера приведем судебное дело, в котором ООО «Ф», владеющее товарным знаком «BAUM» в комбинированном исполнении, защищалось от нарушений со стороны ЧП «ТД» и ЧП «ТД. Бел», которые организовали производство идентичной номенклатуры товаров (ручной инструмент) с использованием обозначения «BAUM AUTO».

Обстоятельства дела

Обе конфликтующие стороны являлись владельцами товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке в Национальном центре интеллектуальной собственности. При этом товарный знак «BAUM» на имя ООО «Ф» обладал более ранним приоритетом по отношению к товарному знаку «BAUM AUTO», принадлежавшему ЧП «ТД».

Поэтому изначально ООО «Ф» обратилось в Апелляционный совет при патентном органе с требованием признать недействительной регистрацию товарного знака «BAUM AUTO» как сходного до степени смешения обозначения с товарным знаком «BAUM». Апелляционный совет поддержал данную позицию, и регистрация товарного знака «BAUM AUTO» была признана недействительной.

Справочно.
Такие элементы, как «AUTO», являются слабыми с точки зрения различительной способности, и их добавление к чужому обозначению в большинстве случаев не меняет восприятие потребителя. В рассматриваемом случае ответчик даже и не преследовал такую цель, дизайн спорной продукции был максимально приближен к оригиналу, а в начальных версиях оформления элемент «AUTO» композиционно выступал в роли совсем факультативного нюанса по отношению к элементу «BAUM».

ЧП «ТД» решение Апелляционного совета в судебном порядке не оспаривало, но и нарушение не прекратило. При этом оно лишилось фактического основания, оправдывающего применение спорного обозначения.

Как следствие, ООО «Ф» обратилось в суд с иском к ЧП «ТД» и ЧП «ТД. Бел» о пресечении нарушения прав на товарный знак.

Позиция ответчика (истца по встречному иску)

Изменив ряд линий защиты, ответчики остановились на решении в свою очередь лишить истца основания его позиции, то есть товарного знака «BAUM».

Встречным иском одного из ответчиков (ЧП «ТД») было заявлено требование о признании в действиях, связанных с регистрацией и использованием товарного знака «BAUM», акта недобросовестной конкуренции.

Поводом стало то, что товарный знак был зарегистрирован не на имя производителя товара «BAUM», а другим лицом. Фактическим производителем выступала индийская компания «Ш», и эта компания предоставила согласие своему российскому дистрибьютору на регистрацию товарного знака «BAUM» на свое имя в ряде стран, включая Беларусь. Но ЧП «ТД» настаивало, что ООО «Ф» недобросовестно зарегистрировало без цели использования и защищает чужой товарный знак.

Между производителем оригинального товара и владельцем товарного знака «BAUM» не было конфликта интересов, о чем в суд были предоставлены письменные заверения от производителя. Их действия являлись согласованными.

Позиция суда по делу о недобросовестной конкуренции

Суд установил конфликт интересов и защитил производителя в меру собственной трактовки его интересов, а попутно освободил от ответственности поставщика имитации. Суд посчитал, что регистрация товарного знака противоречит антимонопольному законодательству и направлена на вытеснение с рынка конкурента.

Решением суда (дело № 12-01/46-2016) в удовлетворении первоначального иска было отказано, встречный иск был удовлетворен в полном объеме.

Позиция Апелляционного совета при патентном органе

Впоследствии ЧП «ТД» ушло в ликвидацию, а ЧП «ТД. Бел» попыталось довести до завершения признание регистрации товарного знака недействительной. Оно обратилось в Апелляционный совет при патентном органе с соответствующим возражением и сослалось на удовлетворение встречного иска ЧП «ТД», которым действия, связанные с регистрацией и использованием товарного знака «BAUM», признаны недобросовестной конкуренцией. Апелляционный совет в удовлетворении возражения отказал, указав, что ЧП «ТД. Бел» не является заинтересованным в прекращении правовой охраны лицом, поскольку судом встречный иск был рассмотрен и удовлетворен в отношении иного лица, а именно ЧП «ТД».

Позиция суда по делу о недействительности регистрации товарного знака

Решение Апелляционного совета было обжаловано в суд, и суд подтвердил заинтересованность ЧП «ТД. Бел», поскольку, как было установлено в процессе, ЧП «ТД. Бел» в порядке правопреемства перешел товар от ЧП «ТД». Таким образом, регистрация товарного знака «BAUM» была признана недействительной.

В итоге обе стороны конфликта произвели «размен» товарными знаками, утратив фактические основания своих позиций. Но в определенном плюсе от размена оказалось ЧП «ТД. Бел», которое продолжило торговлю имитацией. Вернуться же к вопросам защиты оригинальной продукции от имитации возможно, следуя занятой судом позиции, уже после оформления регистрации товарного знака «BAUM» непосредственно на производителя, то есть восстановив фактическое основание правовой позиции.

Выход на уровень суда с требованием о запрете использования фактически действующего товарного знака, который нарушает права на более раннее по приоритету средство индивидуализации (то есть минуя обращение в Апелляционный совет с требованием о признании регистрации недействительной), можно считать крайне редким и даже экзотичным вариантом развития конфликта.

Но вероятный алгоритм реагирования можно спрогнозировать на примере разбирательств в антимонопольном органе, статистика отмены решений которого по делам о недобросовестной конкуренции стремится к нулю.

Пример № 2

В МАРТ было заявлено требование о признании факта недобросовестной конкуренции при использовании в качестве обозначения на вывеске барбершопа названия, сходного с фирменным наименованием (фактически вывеска была транслитерацией в латинице фирменного наименования). МАРТ не усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Основанием решения стало установление факта принадлежности сходного товарного знака третьему лицу (то есть и не одной, и не второй стороне конфликта) и вывод, что поскольку ни один из фигурантов дела не имеет заключенного с владельцем товарного знака лицензионного договора, то соответственно ни один из фигурантов не имеет права использовать товарный знак. Фирменное наименование — самостоятельный объект интеллектуальной собственности, и в рассмотренном случае оно обладало более ранним приоритетом даже по отношению к выявленному товарному знаку. То есть регистрация товарного знака также нарушала права на фирменное наименование. Но МАРТ не учел это обстоятельство. Признание Апелляционным советом данной регистрации недействительной состоялось уже после решения МАРТ.

Пример № 3

В другом случае в МАРТ было заявлено требование о признании факта недобросовестной конкуренции при использовании в оформлении наборов инструментов обозначений (различные вариации на тему «Rock FORCE»), сходных до степени смешения с товарными знаками производителя оригинальной продукции «FORCE», а также сходных приемов оформления упаковки товара.

Дело интересно тем, что его рассмотрение длилось 1 год и 9 месяцев. В этот период (после подачи заявления и до вынесения решения) оппонентом были поданы заявки на товарные знаки и получены свидетельства об их регистрации в отношении спорных обозначений в различных вариантах исполнения.

МАРТ посчитал нарушение недоказанным. Решение МАРТ — признать факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции.

Товарные знаки, склонившие чашу весов в сторону оппонента, возникли уже после обстоятельств, в отношении которых подавалось заявление. По существу, регистрация оппонентом ряда обозначений с акцентом на части «FORCE», соответствующей товарным знакам производителя оригинальной продукции, также нарушала права производителя оригинальной продукции. Но МАРТ не учел данное обстоятельство. При этом сам производитель в Апелляционный совет за признанием недействительными регистраций знаков-имитаций решил не обращаться.

Рекомендации:
При регистрации товарного знака оценку его схожести с более ранними товарными знаками дает эксперт патентного ведомства. Это придает вес регистрации и делает ее существенной основой для защиты от претензий третьих лиц при конфликтах со сходными обозначениями.
Учитывая это, можно рекомендовать отслеживать действия конкурентов по регистрации сходных обозначений и своевременно оспаривать соответствующие конфликтные регистрации, которые способны осложнять защиту собственных товарных знаков.
К слову, пресекательный срок для оспаривания регистрации товарного знака по основанию сходства с более ранним товарным знаком не безграничен и составляет 5 лет с момента регистрации спорного обозначения.
И напротив, предвидя вероятность конфликта с конкурентом на почве использования товарных знаков, можно рекомендовать входить в де-факто конфликт подготовленным, имея в своем активе зарегистрированные товарные знаки.
В идеале, помимо основных индивидуализирующих элементов, можно рекомендовать оформление охраны на приближенные к фактическим вариантам использования варианты исполнения средств индивидуализации (например, иметь не только регистрацию словесного товарного знака, но и лого с его участием, а также более полных вариантов оформления — таких, как упаковки товара, этикетки и т.д.).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Наталья Лушина, патентный поверенный Республики Беларусь
В статье затрагиваются актуальные проблемы споров, связанных с товарными знаками.
Дело «BAUM» и «BAUM AVTO» интересно тем, что в конфликте участвовали владельцы зарегистрированных товарных знаков. В результате разбирательств в Апелляционном совете и нескольких исков в суд, в том числе встречного, в конфликте была поставлена точка. Потрачено много времени, немало денег и, конечно, нервов. В итоге одна из сторон конфликта ушла в ликвидацию, в удовлетворении иска о пресечении нарушения прав на товарный знак суд отказал, действия владельца товарного знака «BAUM» были признаны нарушением антимонопольного законодательства, а оба знака прекратили действие.
В этой истории есть еще один аспект. Реальный производитель оригинальной продукции «BAUM» (индийская фирма «Ш») не зарегистрировал свой товарный знак на территории Республики Беларусь и, несмотря на то, что поддержал одну из сторон, сам не участвовал в споре. Обе конфликтующие стороны осуществляли оптовую и (или) розничную торговлю однородными товарами и, регистрируя знаки, понимали, что одна из функций товарного знака — контроль рынка товаров и (или) услуг (далее — товары), так как владелец товарного знака имеет право запрещать использование товарного знака другими лицами.
На примере судебных дел, описанных автором, и споров, которые время от времени обсуждаются заинтересованным сообществом*, можно сделать вывод, что, используя зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, в результате конфликта одна из сторон, а в некоторых случаях и обе стороны могут лишиться своего товарного знака как минимум в отношении отдельных товаров и (или) услуг.
Автор справедливо указал, что позиция суда в таких спорах — регистрация товарного знака самим производителем. Отметим, что если бы прекративший действие комбинированный товарный знак «BAUM» принадлежал производителю, то некоторых проблем можно было бы избежать на этапе ввоза товара. Товарный знак мог быть внесен в Национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности для обеспечения эффективной защиты от имитации.
Действия владельца товарного знака, связанные с регистрацией, могут быть признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией. С требованием о признании факта недобросовестной конкуренции можно обращаться альтернативно в МАРТ или в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Судебная тяжба — длительный и недешевый процесс. Заявление в МАРТ — это по крайней мере незатратный путь получения результата.
Чтобы товарный знак выполнял свою главную функцию — отличать товары одного лица от однородных товаров других лиц, до подачи заявки на регистрацию очень важно ответить на вопрос: какова цель регистрации товарного знака?
Цель дилера или дистрибьютора — не допустить конкурентов на рынок с однородными товарами, маркированными определенным товарным знаком, который используется производителем без регистрации на территории Республики Беларусь. Такой знак и регистрируется для контроля за рынком, а затем, защищая свои права, владелец запрещает остальным продажу однородного товара.
Однако, даже имея зарегистрированный товарный знак, инициируя разбирательство с конкурентами, нужно помнить о том, что результатом может быть прекращение действия исключительного права на товарный знак.
Прежде чем оспаривать регистрацию товарного знака конкурента, необходимо тщательно готовиться и выбирать орган, в который вы решите обращаться в зависимости от оснований для признания регистрации недействительной.