Товарный знак vs домен: как пресечь нарушение исключительного права

Содержание:

• Обстоятельства дела
• Позиция истца в суде первой инстанции
• Позиция ответчика в суде первой инстанции
• Выводы суда первой инстанции
• Выводы суда апелляционной инстанции
• Выводы автора

Обстоятельства дела

Резидент Республики Беларусь (далее – истец, правообладатель) является правообладателем товарного знака на основании свидетельства, зарегистрированного Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь, и сертификата о регистрации WIPO MADRID, согласно которому данный товарный знак подлежит охране, в том числе и на территории Российской Федерации.

Резидент Российской Федерации (далее – ответчик) уже после регистрации истцом товарного знака зарегистрировал на себя доменное имя, полностью аналогичное товарному знаку, и предлагал правообладателю купить его.

Считая, что такие действия владельца доменного имени нарушают его права на товарный знак и законные интересы, истец обратился за судебной защитой.

Позиция истца в суде первой инстанции

Обратившись в суд с иском к ответчику, истец просил пресечь нарушение исключительного права на товарный знак путем запрета ответчику использовать доменное имя в сети Интернет.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он является правообладателем товарного знака. Вместе с тем в сети Интернет в доменном имени размещено обозначение, сходное до степени смешения с вышеназванным товарным знаком. Администратором указанного доменного имени является ответчик. При этом истец не давал ответчику свое согласие на использование данного товарного знака.

Ответчик недобросовестно использует домен, предлагает его к продаже.

Позиция ответчика в суде первой инстанции

Ответчик исковые требования не признал и просил отказать истцу в удовлетворении требований.

В обоснование своих возражений он указал, что не использует доменное имя для товаров, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак. Данный домен планирует в ближайшее время использовать в своих законных интересах, для добросовестного предоставления товаров или услуг, отличных от товаров истца.

Выводы суда первой инстанции

Решением суда исковые требования были удовлетворены. Суд обязал ответчика пресечь действия по нарушению исключительных прав истца на товарный знак путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменное имя в сети Интернет.

При этом суд первой инстанции указал на следующие обстоятельства.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Названное сходство до степени смешения словесных обозначений, входящих в противопоставленные доменное имя и товарный знак, сторонами по делу фактически не оспаривается.

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак использованием доменного имени, тождественного до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Выводы суда апелляционной инстанции

Не согласившись с постановленным судебным актом, ответчик подал жалобу в суд апелляционной инстанции, в которой просил отменить решение суда первой инстанции как незаконное и необоснованное, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции не нашел правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции, принятого в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что действия ответчика являются актом недобросовестной конкуренции, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Выводы автора
Судебная практика подтверждает, что даже в ситуации, когда на домене не ведется коммерческая деятельность, правообладатель товарного знака может запретить его использование в доменном имени недобросовестного лица.
В судебном порядке можно признать такие действия актом недобросовестной конкуренции.
Здесь успех иска будет сильно зависеть от способа использования домена. Если он используется недобросовестно, предлагается к продаже, содержит ссылки на конкурентов, вводит в заблуждение или пустует, все это может трактоваться в пользу правообладателя товарного знака.
Использование и готовность продать домен правообладателю товарного знака за большие деньги будет свидетельствовать о недобросовестности владельца доменного имени.