Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по причине недобросовестной конкуренции

Порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку 

Белорусской правоприменительной практике известны случаи, когда сам факт регистрации товарного знака признается недобросовестной конкуренцией, что в соответствии с подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон № 2181-XII) является самостоятельным основанием для признания регистрации недействительной с самого начала.

Субъект, заинтересованное лицо, чье право было нарушено такой регистрацией, может оспорить регистрацию товарного знака путем подачи возражения в Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности (далее — Апелляционный совет), который может признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя в установленном порядке (антимонопольным органом или судом) были признаны недобросовестной конкуренцией.

Решение Апелляционного совета, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 6 месяцев с даты его получения.

Споры о признании регистрации товарного знака недействительной по причине недобросовестной конкуренции

Попробуем разобраться, в каких случаях действия по регистрации товарного знака являются злоупотреблением и несут в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ниже рассмотрены два спора, которые являются характерными для данной категории дел и имеют достаточно много общего:

— в основе обоих дел лежит распространение технических условий под единым названием среди нескольких производителей этого товара;

— в обоих случаях спорное обозначение было известно на рынке до даты подачи заявки на его регистрацию одним из конкурентов в качестве собственного товарного знака;

— в обоих случаях за приобретением товарного знака следовало предъявление требования к конкурентам, направленное на пресечение использования спорного обозначения.

Решение Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 05.12.2016

Обстоятельства дела

В 2006 г. ООО «В» разработало сборник рецептур вяленых колбас «От бабушки». Использовать обозначение «От бабушки» в качестве наименования сыровяленой колбасы было предложено технологами ООО «В».

ОАО «ММК» с июня 2006 г. начало использовать рецептуру колбасных изделий из сборника по разрешению ООО «В» для собственного производства (лицензионный договор не заключался, словесное обозначение «От бабушки» в качестве товарного знака не регистрировалось).

Впоследствии ООО «В» разрешило использовать рецепты и иным производителям мясной продукции (далее — конкуренты), включая ОАО «БМК», на безвозмездной основе при условии приобретения ими продукции у компаний-партнеров.

04.03.2015 на имя ОАО «БМК» были зарегистрированы товарные знаки «От бабушки» в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, в том числе для товаров 29 класса МКТУ — мясные продукты, колбасные изделия, и услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей вышеуказанными товарами (далее — товарные знаки).

ОАО «БМК» после регистрации товарных знаков направило в адрес конкурентов претензионные письма с требованием о прекращении производства и реализации мясной продукции с использованием обозначения «От бабушки», ссылаясь на нарушение исключительного права на товарный знак.

В апреле 2016 г. ОАО «БМК» подало в Верховный Суд исковое заявление, в котором просило обязать ОАО «ММК» прекратить использование обозначения «От бабушки», по его мнению, сходного до степени смешения с товарным знаком.

Решение и выводы Антимонопольного органа (МАРТ)

ОАО «ММК» обратилось в антимонопольный орган с просьбой признать действия ОАО «БМК», связанные с приобретением и использованием права на товарные знаки, недобросовестной конкуренцией и нарушением антимонопольного законодательства.

МАРТ решением от 28.07.2016 установил факт наличия нарушения ОАО «БМК» антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в связи с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки в отношении товаров 29 и 35 классов МКТУ.

Выводы МАРТ были основаны на том, что: 

1) ОАО «ММК» и ОАО «БМК» являются конкурентами на товарном рынке Беларуси в отношении производства и продажи мясных продуктов, в том числе колбасных изделий;

2) действия находящегося в равных условиях с другими производителями ОАО «БМК», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки в классах 29 и 35 МКТУ, направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности;

3) обозначение «От бабушки» разработано технологами ООО «В» и использовалось конкурентами, в том числе и заявителем ОАО «ММК», задолго до даты приоритета указанных товарных знаков, о чем ОАО «БМК» было известно на дату подачи им заявок на регистрацию товарных знаков;

4) ОАО «БМК» стремилось устранить конкурентов путем запрета на использование обозначения другими лицами, чем было способно причинить убытки ОАО «ММК» в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб ОАО «ММК» выражается в утрате изготовленных этикеток, а также сырья, которое по рецептуре не может быть использовано для других изделий; в расходах на рекламу аналогичного изделия под другим наименованием, на изготовление новых этикеток, каталогов продукции предприятия. Упущенная выгода — в неполучении дохода в связи с прекращением производства колбасы, пользующейся спросом у потребителей.

Рассмотрение спора в Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

ОАО «БМК» обратилось в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь с требованием отменить решение МАРТ от 28.07.2016, которым его действия, связанные с приобретением и использованием права на товарные знаки в отношении 29 и 35 классов МКТУ, признаны недобросовестной конкуренцией.

Основные аргументы заявителя ОАО «БМК»:

1. МАРТ, установив факт использования ОАО «ММК» и другими конкурентами обозначения «От бабушки» до даты приоритета товарных знаков, а также обстоятельства, свидетельствующие о том, что разработчиком сборника рецептур «От бабушки» является ООО «В», и то, что авторами наименования «От бабушки» являются технологи этого общества, вышел за пределы своих полномочий.

2. Антимонопольный орган необоснованно применил к данным правоотношениям положение п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в действовавшей на тот момент редакции (далее — Закон № 94-З), признав действия ОАО «БМК», связанные с приобретением и использованием права на товарные знаки, недобросовестной конкуренцией. По мнению заявителя, данные обстоятельства относятся к абсолютным и иным основаниям для отказа в регистрации товарных знаков и в соответствии со ст. 4, 5 и 25 Закона № 2181-XII могли быть рассмотрены только Апелляционным советом при НЦИС или судом.

3. МАРТ не принял во внимание, что право преждепользования и авторства на обозначение не является основанием для получения преимуществ на его использование. ООО «В» и конкуренты не предприняли действий по его регистрации в качестве товарного знака, хотя имели равную с ОАО «БМК» возможность.

4. Ошибочным является вывод МАРТ о недобросовестности действий ОАО «БМК» после регистрации товарных знаков, поскольку в соответствии со ст. 3 Закона № 2181-XII владелец товарного знака имеет право запрещать его использование другими лицами.

Решение суда

В удовлетворении жалобы ОАО «БМК» отказано, судебная коллегия признала правильными и обоснованными выводы антимонопольного органа, заявления ОАО «БМК» о выходе МАРТ за пределы полномочий признаны необоснованными. Решение МАРТ о том, что факт регистрации товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, оставлено в силе.

Решение Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 08.01.2020 

Обстоятельства дела

ПК «Н» использовал обозначение «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО» до его регистрации ООО «А» в качестве товарного знака.

Товарный знак «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО» (далее — товарный знак) был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 10.07.2014 на имя ООО «А» в отношении 29 класса (масло; молочные продукты; сыры и т.п.) и 35 класса (услуги, связанные с торговлей молоком и молочными продуктами; реклама и т.п.) МКТУ.

ООО «А» на основании договора в июле 2016 г. уступило исключительное право на товарный знак ООО «Г», которое спустя год уступило право физическому лицу И., а последнее в марте 2019 г. заключило договор уступки в пользу ООО «М», чьим основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля молочными продуктами, в том числе сыром.

Решение и выводы Антимонопольного органа (МАРТ)

04.11.2016 ПК «Н» обратился в МАРТ с заявлением о признании действий группы лиц в составе ООО «А» и ООО «Г» недобросовестной конкуренцией на основании п. 2 ст. 16 Закона № 94-З (в действовавшей на тот момент редакции).

Комиссия МАРТ решением от 21.04.2017 признала факт наличия недобросовестной конкуренции в действиях группы лиц, связанных с приобретением и использованием прав на товарный знак в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Выводы МАРТ основаны на том, что ООО «А»: 

— преднамеренно приобрело исключительное право на обозначение, которое уже определенное время использовалось конкурентом (ПК «Н»);

— препятствовало осуществлению предпринимательской деятельности конкурента, в том числе путем направления писем в адрес предприятий, производящих по техническим условиям конкурента (ПК «Н») сыр «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО», о нарушении исключительного права правообладателя соответствующего товарного знака.

Решение Апелляционного совета при НЦИС

В 2019 г. ПК «Н» обратился в Апелляционный совет при НЦИС (далее — Апелляционный совет) с возражением против предоставления правовой охраны в Республике Беларусь товарному знаку «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО» на имя ООО «М» в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», ссылаясь на подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона № 2181-XII.

Решением от 23.04.2019 Апелляционный совет признал предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным в отношении товаров «сыры».

Рассмотрение спора в Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

ООО «М» подало жалобу в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда на решение Апелляционного совета от 23.04.2019 с требованием отменить его.

Основные аргументы заявителя ООО «М»:

1. Представитель ООО «М» полагал, что критерии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку являются аналогичными критериям заинтересованности лица в досрочном прекращении его правовой охраны. Лицом, имеющим интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака на основании подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона № 2181-XII, по мнению ООО «М», является лицо, которое производит соответствующие однородные товары или, намереваясь их производить, осуществило подготовительные действия к их производству и намерено применять оспариваемое обозначение в отношении указанного товара.

2. Решением МАРТ была пресечена недобросовестная конкуренция, чем выполнена функция законодательства о недобросовестной конкуренции. Более никто с использованием товарного знака, в том числе в отношении товара «сыры», не осуществляет никаких действий по отношению к ПК «Н». Аннулирование регистрации товарного знака не происходит автоматически при наличии решения антимонопольного органа или суда. Должна быть доказана не заинтересованность в пресечении недобросовестной конкуренции, а действительный интерес в приобретении прав на обозначение и последующем его использовании.

3. Сам по себе факт подачи ПК «Н» в ноябре 2018 г. заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО» для товаров 29 класса МКТУ «сыры» не является достаточным обоснованием заинтересованности. Основным видом деятельности ПК «Н» является разработка рецептур, а также передача зарегистрированных технических условий и поставка добавок сыродельным заводам (услуги 42 класса и товары 1 класса МКТУ), а не производство товаров «сыры».

4. ПК «Н» не доказал свой действительный интерес в оспаривании, не показал, что он сам готов применять оспариваемое обозначение, в первую очередь на производимом товаре, что он имеет для этого все возможности или хотя бы сделал для этого все требуемые приготовления.

Решение суда

В удовлетворении жалобы ООО «М» отказано. Суд оставил в силе решение Апелляционного совета о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО» недействительным в отношении товаров «сыры».

Анализ спора

1. Заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу ч. 2 п. 3 ст. 25 Закона № 2181-XII является лицо, чье право было нарушено актом недобросовестной конкуренции и которое ранее обратилось с заявлением в МАРТ или суд о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации, актом недобросовестной конкуренции.

Если действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, признаны в установленном законодательством порядке недобросовестной конкуренцией по заявлению заинтересованного лица, данное обстоятельство является основанием для оспаривания в последующем этим лицом предоставления правовой охраны такому средству индивидуализации на основании подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона № 2181-XII без предоставления дополнительных доказательств его заинтересованности в подаче такого возражения.

2. Заинтересованность ПК «Н» обусловлена и тем, что подача им возражения в Апелляционный совет была направлена и на предотвращение притязаний к нему в будущем правообладателем ООО «М», поскольку наличие у последнего исключительного права на указанный товарный знак в отношении в том числе товаров 29 класса МКТУ «сыры» препятствует ПК «Н» использовать в отношении этих же товаров тождественное оспариваемому товарному знаку обозначение «БЕЛОРУССКОЕ ЗОЛОТО».

3. Доводы ООО «М» о том, что критерии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку являются аналогичными критериям заинтересованности лица в досрочном прекращении его правовой охраны, являются несостоятельными, как не основанные на нормах законодательства.

Выводы автора

Наиболее интересными представляются выводы, которые можно сделать в результате комплексного анализа решений антимонопольного органа, Апелляционного совета и Верховного Суда. О том, что регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, могут свидетельствовать следующие обстоятельства:

— использование спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

— тот факт, что правообладателю известно об использовании обозначения иными лицами до подачи заявки на регистрацию товарного знака;

— наличие конкурентных отношений между правообладателем и заинтересованным в оспаривании товарного знака лицом;

— последующее поведение правообладателя, которое говорит о его намерении посредством приобретения исключительного права на товарный знак получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, в том числе устранить конкурентов путем предъявления к ним требований о прекращении использования спорного обозначения;

— противоречие действий конкурента антимонопольному законодательству, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

— причинение либо вероятность причинения конкурентам вреда.

Если действия, связанные с приобретением прав на товарный знак, признаны МАРТ недобросовестной конкуренцией по заявлению заинтересованного лица, данное обстоятельство является основанием для дальнейшего оспаривания предоставления правовой охраны этим лицом без предоставления каких-либо дополнительных доказательств его заинтересованности.

Дополнительно по теме:
>>Рачковский В. Экспертиза сходства обозначений до степени смешения: проблемные вопросы // Юрист. — 2017. — № 8.
>>Хаданович Н. Доменные споры: как бороться с киберсквоттерами // Юрист. — 2020. — № 2.
>>Войно А. Недобросовестная конкуренция: формы и способы защиты // Юрист. — 2016. — № 12.
>>Корочкин А. Использование товарных знаков: правило треугольника // Юрист. — 2018. — № 7.
>>Рачковский В. Товарный знак vs недобросовестная конкуренция: судебные баталии // Юрист. — 2017. — № 5.
>>Соколовская В. Алгоритм регистрации товарных знаков // Юрист. Промышленность. — 2020. — № 1.
>>Рачковский В. Приобретение статуса товарного знака // Юрист. Промышленность. — 2020. — № 1.