Споры в сфере интеллектуальной собственности

Пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак: оценка сходства обозначений

Законодательством установлен запрет копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот на территории Республики Беларусь другим хозяйствующим субъектом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля или иных элементов, индивидуализирующих конкурента и (или) его товар. Вместе с тем в судебном порядке достаточно проблематично доказать факт сходства товаров (товарных знаков) до степени их смешения. 

Рачковский Валентин
Рачковский Валентин

Управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Республики Беларусь, евразийский патентный поверенный

(Решение Верховного Суда Республики Беларусь по делу № 1ИГИП2124)

Обстоятельства дела

Закрытое акционерное общество «М» (далее — ЗАО «М», истец) в заявлении суду указало, что оно является владельцем комбинированного товарного знака «СВАЯК» по свидетельству Республики Беларусь № 66627 (далее — товарный знак № 66627), правовая охрана которому предоставлена в Республике Беларусь в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ): «алкогольные напитки, за исключением пива».

Открытое акционерное общество «Г» (далее — ОАО «Г», ответчик), осуществляя производство, хранение, предложение к продаже и продажу водки «ЗЕМЛЯК original» в упаковке (бутылке) с красной этикеткой (далее — водка «ЗЕМЛЯК»), на которой без разрешения истца использует комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 66627, нарушает, по мнению истца, его исключительное право на названное средство индивидуализации.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил суд пресечь данные действия ответчика, запретив ему осуществлять производство, хранение, предложение к продаже и продажу водки «ЗЕМЛЯК» с использованием на упаковке с этикеткой комбинированного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 66627, а также взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1450 руб.

Позиция истца

В судебном заседании представители истца В. и патентный поверенный Д., поддержав иск в полном объеме, уточнили период нарушения исключительного права истца на товарный знак № 66627. Они отметили, что ответчик использовал комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с указанным знаком, с 16.01.2020 и продолжает его использовать на момент разрешения спора.

Позиция ответчика

Представитель ответчика О. иск не признал, полагая, что, несмотря на некоторую схожесть отдельных элементов этикетки лицевой стороны бутылки водки «ЗЕМЛЯК» и элементов товарного знака № 66627, указанные обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения. Он также пояснил, что внешний вид упаковки (бутылки) с этикеткой водки «ЗЕМЛЯК» был разработан ответчиком на основе этикетки водки «Радамир», которая производилась им с 2012 г. Кроме того, О. указал, что ответчик является владельцем товарного знака «ЗЕМЛЯК» по свидетельству Республики Беларусь № 64907 (далее — товарный знак «ЗЕМЛЯК»), который применяется ответчиком на этикетке водки «ЗЕМЛЯК».

Позиция судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь

Сравнив товарный знак № 66627, владельцем которого является истец, и комбинированное обозначение, используемое ответчиком для оформления лицевой стороны упаковки (бутылки) водки «ЗЕМЛЯК», по фонетическому, семантическому и графическому признакам, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения и принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных указанными обозначениями, одному производителю, исходя из следующего. 

Справочно.
Согласно п. 117 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (далее — Положение), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и т.д.

Судебная коллегия посчитала, что в товарном знаке № 66627 и в комбинированном обозначении, используемом ответчиком на лицевой части упаковки (бутылки) водки «ЗЕМЛЯК», доминирующими элементами являются соответственно словесные обозначения «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», поскольку эти обозначения занимают центральное место, имеют оригинальное графическое исполнение, выполнены шрифтами большего размера в сравнении с другими словесными элементами (на этикетке водки «ЗЕМЛЯК») и имеют смысловое значение, которое позволяет потребителю идентифицировать однородные товары истца и ответчика. Кроме того, с учетом использования истцом и ответчиком на этикетках упаковок (бутылок) производимых ими товаров обозначений, состоящих из изобразительных и словесных элементов, при восприятии обозначений в целом внимание потребителя акцентируется именно на словесных обозначениях «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», как на наименованиях товара, несущих основную индивидуализирующую функцию. При этом словесные элементы «original» и «водка», используемые на этикетке упаковки товара ответчика, выполненные мелким шрифтом, являются неохраняемыми, как не обладающие различительной способностью.

По мнению коллегии, словесные обозначения «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», составляющие индивидуализирующую часть товарного знака № 66627 и этикетки водки «ЗЕМЛЯК», не имеют фонетического (звукового), графического (визуального) и семантического (смыслового) сходства, так как содержат различное количество и состав гласных и согласных звуков, большая часть которых не совпадает; производят различное общее зрительное впечатление; имеют разные смысловые значения.

Кроме того, устанавливая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, судебная коллегия учитывает, что словесное обозначение «ЗЕМЛЯК» зарегистрировано в Республике Беларусь в качестве самостоятельного товарного знака в отношении одних и тех же товаров 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 66627, содержащий словесный элемент «СВАЯК». В связи с этим ответчик в силу ст. 1019 ГК обладает исключительным правом на использование обозначения «ЗЕМЛЯК» в отношении алкогольной продукции — водки, в том числе путем применения указанного обозначения на лицевой стороне упаковки (бутылки) производимого им товара.

Судебная коллегия также посчитала, что имеющееся композиционное сходство в расположении некоторых элементов товарного знака № 66627 и элементов комбинированного обозначения, используемого ответчиком, не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений, как сходных до степени смешения, поскольку данные элементы, не являясь доминирующими и обладая слабой различительной способностью, служат лишь фоном для размещения основных индивидуализирующих словесных элементов — «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК».

Таким образом, товарный знак № 66627 и комбинированное обозначение, используемое ответчиком на этикетке упаковки водки «ЗЕМЛЯК», производят различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что иск ЗАО «М» к ОАО «Г» о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак № 66627, удовлетворению не подлежит.


Анализ спора

Яркий прецедент с установлением конфликта вариантов внешнего вида товара на основе сходства общего композиционного построения и цветовой гаммы при одновременном игнорировании различия входящих в композицию отдельных элементов, в том числе имеющих самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака, был заложен в споре между СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО и ОДО «Фирма АВС». Итоги спора вдохновили участников рынка, и на практике можно было наблюдать конфликты схожего толка, но с другим результатом.

Особенность конфликта дизайна одного товара с дизайном другого товара строится на методологии экспертизы товарных знаков, по аналогии применяемой судом при разрешении споров о нарушении прав на товарные знаки. В решении она описана и вкратце может быть представлена следующим образом:

— обозначения, включающие словесные и графические элементы, считаются комбинированными;

— в комбинированных обозначениях словесные элементы сравниваются со словесными, графические — с графическими; 

— анализ обозначений проводится по критериям визуального, звукового, семантического сходства.

При этом суд вправе выделить доминирующие элементы и поставить в зависимость от их сравнения свои выводы об общем впечатлении от обозначений в целом, что и было сделано в рассматриваемом споре.

В частности, суд посчитал, что в конфликтующих обозначениях доминируют словесные элементы, а композиционное сходство факультативно для потребителя в силу слабой различительной способности и роли фонового оформления в сравнении с влиянием на общее впечатление доминирующих словесных элементов. Такой подход нередко можно встретить при оценке оформления водки, которое настолько многообразно и одновременно невыразительно для потребителя, что по факультативным приемам оформления потребитель едва ли способен идентифицировать товар определенного производителя. 

Доминирующие в товарном знаке и спорном оформлении словесные элементы не схожи до степени смешения, с чем косвенно солидарно и патентное ведомство, предоставившее одновременно охрану комбинированному товарному знаку «СВАЯК» на имя истца (свидетельство № 66627, также слово включено в ряд других товарных знаков истца) и слову «ЗЕМЛЯК» на имя ответчика (свидетельство № 64907). У слов есть определенное подобие, в том числе отдаленное семантическое (оба слова подчеркивают определенную общность людей) и по звучанию (благодаря суффиксу -як). Но по факту это разные слова, с разным звучанием и отличающимся смыслом, что и предопределяет вывод суда об отсутствии вероятности смешения. 

Общность восприятия поддержана графическими средствами (одинаковое размещение слов в композиции и подобие шрифтового исполнения). В совокупности с композиционным сходством оформления это могло бы интерпретироваться как мимикрия под оформление товара конкурента. Но мимикрию часто сложно оценивать как смешение с товарным знаком в силу описанной методологии оценки сходства.

Для ситуации мимикрии, которая работает на проецирование положительного восприятия товара определенного производителя на продукцию конкурента, можно рекомендовать обращение в антимонопольный орган или суд в рамках предусмотренных законодательством составов недобросовестной конкуренции. 

Законодательством о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции разделяются недобросовестная конкуренция, связанная с использованием объектов интеллектуальной собственности (в частности, когда имело место незаконное использование объекта), и отдельно состав, связанный с созданием смешения. И вот в последнем случае установлен запрет именно копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот на территории Республики Беларусь другим хозяйствующим субъектом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля или иных элементов, индивидуализирующих конкурента и (или) его товар. Это гораздо более гибкая правовая основа для претензий, аналогичных заявленным истцом. В рамках состава недобросовестной конкуренции у антимонопольного органа или суда есть возможность оценивать больший круг обстоятельств, а не только сходство с товарным знаком.


Дополнительно по теме:
>>Ландо Д. Те же кафтаны, да не те же карманы, или Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком // Юрист. — 2020. — № 11.
>>Рачковский В. Экспертиза сходства обозначений до степени смешения: проблемные вопросы // Юрист. — 2017. — № 8.
>>Хаданович Н. Доменные споры: как бороться с киберсквоттерами // Юрист. — 2020. — № 2.
>>Войно А. Недобросовестная конкуренция: формы и способы защиты // Юрист. — 2016. — № 12.
>>Корочкин А. Использование товарных знаков: правило треугольника // Юрист. — 2018. — № 7.
>>Рачковский В. Товарный знак vs недобросовестная конкуренция: судебные баталии // Юрист. — 2017. — № 5.

Последнее
по теме