Споры в сфере интеллектуальной собственности

Занижение стоимости объектов интеллектуальной собственности: правовые последствия

Договорная стоимость права на объект интеллектуальной собственности в определенных случаях может стать причиной признания лицензионного договора (договора уступки исключительного права) недействительным.

Белявский Сергей
Белявский Сергей

Директор ООО «Экономические споры», медиатор, председатель Третейского суда «Экономические споры», рекомендованный арбитр МКАС «Палата арбитров при Союзе юристов», более 10 лет стажа работы судьей экономического суда

Ярошик Алексей
Ярошик Алексей

Юрист юридической компании «Экономические споры»

По общему правилу обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (товарный знак и т.п.) вправе передать это право полностью или частично, разрешить использовать объект интеллектуальной собственности другому лицу.

При этом белорусское законодательство запрещает безвозмездную передачу (дарение) права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями (ч. 2 п. 1 ст. 985 ГК). То есть договор уступки исключительного права или лицензионный договор между коммерческими организациями можно заключать только на возмездной основе. В противном случае сделка может быть признана недействительной (ничтожной), как сделка, совершение которой запрещено законодательством (п. 1 ст. 167, ст. 170 ГК).

Однако, даже если договором предусмотрена плата за передачу (пользование) права на объект интеллектуальной собственности, определенные фактические обстоятельства могут указывать на безвозмездный характер правоотношений. В таком случае и возмездный договор также может быть признан недействительным в судебном порядке.

Когда это может произойти?

В соответствии с п. 3 ст. 87 Закона Республики Беларусь  от 13.12.2022 № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее – Закон № 227-З), если сделка должника заключена не в пользу должника на условиях неравноценного встречного предоставления, в том числе по цене, существенно заниженной или завышенной относительно цены, обычно взимаемой за аналогичные товары (работы, услуги) (имеет характер дарения), суд может признать такую сделку недействительной по иску управляющего в деле о несостоятельности или банкротстве должника.

Сроки, в течение которых данный иск может быть заявлен управляющим, определены в п. 1 ст. 87 Закона № 227-З.

Каковы же критерии оценки безвозмездности (безвозмездного характера) договора в отношении объектов интеллектуальной собственности?

Рассмотрим на примере из судебной практики.

Между ООО «Правообладатель» и ООО «Приобретатель» был заключен и задепонирован в Национальном центре интеллектуальной собственности договор уступки исключительного права на ряд товарных знаков.

За уступку исключительного права на товарные знаки Приобретатель уплатил Правообладателю указанную в договоре сумму вознаграждения.

Позднее определением экономического суда по заявлению Правообладателя было возбуждено дело о его экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство, назначен антикризисный управляющий.

Правообладатель (должник) в лице антикризисного управляющего обратился в Верховный Суд с иском о признании договора уступки недействительным в части в соответствии с Законом № 227-З.

Заявленное требование истец аргументировал тем, что:

  • договор заключен в пределах шестимесячного срока до начала производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Правообладателя;
  • на дату совершения сделки Правообладатель являлся неплатежеспособным, и в последующем его неплатежеспособность имела устойчивый характер, у Правообладателя отсутствовало имущество, достаточное для погашения требований кредиторов;
  • договор заключен не в пользу Правообладателя по цене, существенно заниженной относительно рыночной (реальной) стоимости товарных знаков, обычно взимаемой за аналогичные товары;
  • ввиду изложенного сделка имеет характер дарения.

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь пришла к следующим выводам :

  • исходя из оснований иска и норм Закона № 227-З, обязательным условием удовлетворения иска является наличие у оспариваемой сделки характера дарения (совершения ее не в пользу должника по цене, существенно заниженной относительно цены, обычно взимаемой за аналогичные товары);
  • рыночная стоимость исключительных прав на товарные знаки по состоянию на дату заключения договора определена согласно заключению судебной экспертизы; 
  • оценка произведена путем использования затратного метода, основанного на определении затрат, необходимых для создания товарного знака с учетом его износа. Иные методы оценки (сравнительный и доходный) экспертами не применялись в связи с отсутствием достаточных исходных данных для дачи заключения;
  • выводы экспертного заключения юридически заинтересованные в исходе дела лица не оспаривали;
  • исходя из общего размера задолженности Правообладателя (должника) перед его кредиторами, разница между стоимостью товарных знаков, определенной сторонами в договоре, и их рыночной стоимостью, определенной в заключении судебной экспертизы, является несущественной. Таким образом, Правообладателем не доказано, что договор имеет характер дарения;
  • при отсутствии совокупности всех условий, необходимых для признания оспариваемого договора недействительным на основании Закона № 227-З, в удовлетворении иска следует отказать.

Как следует из рассмотренного примера, критерием оценки безвозмездного характера договора о передаче прав на объект интеллектуальной собственности является сравнение договорной цены объекта с его реальной стоимостью. Реальная стоимость определяется на основании экспертного заключения об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности.

Существенное отличие (занижение) договорной цены на объект интеллектуальной собственности по сравнению с рыночной может указывать на безвозмездный характер сделки и служить основанием для признания договора о передаче прав между коммерческими организациями недействительным и применения последствий недействительности сделки.

Чтобы исключить в будущем подобные иски, стоимость отчуждаемого (передаваемого) по договору права на объект интеллектуальной собственности не должна существенно отличаться от его рыночной стоимости.

Также нужно иметь в виду, что по ст. 87 Закона № 227-З иск может быть предъявлен управляющим спустя продолжительное время после заключения договора (в определенных случаях – более 3 лет), а в соответствии со ст. 182 ГК срок исковой давности по недействительным сделкам – 10 лет со дня начала их исполнения.

Вместе с тем следует отметить, что в отношениях с зарубежными контрагентами по выбору сторон договор может быть подчинен иностранному материальному праву, которое допускает безвозмездную передачу права на объект интеллектуальной собственности. Однако норма ст. 985 ГК о запрете заключения безвозмездного договора между коммерческими организациями является императивной и не может быть изменена по соглашению сторон, независимо от того, какое право будет применимо к договору. Исполнение договора на безвозмездной основе будет противоречить публичному порядку Республики Беларусь. Поэтому признание и исполнение на территории Беларуси иностранных судебных или международных арбитражных решений по спорам, вытекающим таких договоров, будет ограничено.