Занижение стоимости объектов интеллектуальной собственности: правовые последствия

По общему правилу обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (товарный знак и т.п.) вправе передать это право полностью или частично, разрешить использовать объект интеллектуальной собственности другому лицу.

При этом белорусское законодательство запрещает безвозмездную передачу (дарение) права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями (ч. 2 п. 1 ст. 985 ГК). То есть договор уступки исключительного права или лицензионный договор между коммерческими организациями можно заключать только на возмездной основе. В противном случае сделка может быть признана недействительной (ничтожной), как сделка, совершение которой запрещено законодательством (п. 1 ст. 167, ст. 170 ГК).

Однако, даже если договором предусмотрена плата за передачу (пользование) права на объект интеллектуальной собственности, определенные фактические обстоятельства могут указывать на безвозмездный характер правоотношений. В таком случае и возмездный договор также может быть признан недействительным в судебном порядке.

Когда это может произойти?

В соответствии с п. 3 ст. 87 Закона Республики Беларусь  от 13.12.2022 № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее – Закон № 227-З), если сделка должника заключена не в пользу должника на условиях неравноценного встречного предоставления, в том числе по цене, существенно заниженной или завышенной относительно цены, обычно взимаемой за аналогичные товары (работы, услуги) (имеет характер дарения), суд может признать такую сделку недействительной по иску управляющего в деле о несостоятельности или банкротстве должника.

Сроки, в течение которых данный иск может быть заявлен управляющим, определены в п. 1 ст. 87 Закона № 227-З.

Каковы же критерии оценки безвозмездности (безвозмездного характера) договора в отношении объектов интеллектуальной собственности?

Рассмотрим на примере из судебной практики.

Между ООО «Правообладатель» и ООО «Приобретатель» был заключен и задепонирован в Национальном центре интеллектуальной собственности договор уступки исключительного права на ряд товарных знаков.

За уступку исключительного права на товарные знаки Приобретатель уплатил Правообладателю указанную в договоре сумму вознаграждения.

Позднее определением экономического суда по заявлению Правообладателя было возбуждено дело о его экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство, назначен антикризисный управляющий.

Правообладатель (должник) в лице антикризисного управляющего обратился в Верховный Суд с иском о признании договора уступки недействительным в части в соответствии с Законом № 227-З.

Заявленное требование истец аргументировал тем, что:

• договор заключен в пределах шестимесячного срока до начала производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Правообладателя;
• на дату совершения сделки Правообладатель являлся неплатежеспособным, и в последующем его неплатежеспособность имела устойчивый характер, у Правообладателя отсутствовало имущество, достаточное для погашения требований кредиторов;
• договор заключен не в пользу Правообладателя по цене, существенно заниженной относительно рыночной (реальной) стоимости товарных знаков, обычно взимаемой за аналогичные товары;
• ввиду изложенного сделка имеет характер дарения.

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь пришла к следующим выводам :

• исходя из оснований иска и норм Закона № 227-З, обязательным условием удовлетворения иска является наличие у оспариваемой сделки характера дарения (совершения ее не в пользу должника по цене, существенно заниженной относительно цены, обычно взимаемой за аналогичные товары);
• рыночная стоимость исключительных прав на товарные знаки по состоянию на дату заключения договора определена согласно заключению судебной экспертизы; 
• оценка произведена путем использования затратного метода, основанного на определении затрат, необходимых для создания товарного знака с учетом его износа. Иные методы оценки (сравнительный и доходный) экспертами не применялись в связи с отсутствием достаточных исходных данных для дачи заключения;
• выводы экспертного заключения юридически заинтересованные в исходе дела лица не оспаривали;
• исходя из общего размера задолженности Правообладателя (должника) перед его кредиторами, разница между стоимостью товарных знаков, определенной сторонами в договоре, и их рыночной стоимостью, определенной в заключении судебной экспертизы, является несущественной. Таким образом, Правообладателем не доказано, что договор имеет характер дарения;
• при отсутствии совокупности всех условий, необходимых для признания оспариваемого договора недействительным на основании Закона № 227-З, в удовлетворении иска следует отказать.

Как следует из рассмотренного примера, критерием оценки безвозмездного характера договора о передаче прав на объект интеллектуальной собственности является сравнение договорной цены объекта с его реальной стоимостью. Реальная стоимость определяется на основании экспертного заключения об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности.

Существенное отличие (занижение) договорной цены на объект интеллектуальной собственности по сравнению с рыночной может указывать на безвозмездный характер сделки и служить основанием для признания договора о передаче прав между коммерческими организациями недействительным и применения последствий недействительности сделки.

Чтобы исключить в будущем подобные иски, стоимость отчуждаемого (передаваемого) по договору права на объект интеллектуальной собственности не должна существенно отличаться от его рыночной стоимости.

Также нужно иметь в виду, что по ст. 87 Закона № 227-З иск может быть предъявлен управляющим спустя продолжительное время после заключения договора (в определенных случаях – более 3 лет), а в соответствии со ст. 182 ГК срок исковой давности по недействительным сделкам – 10 лет со дня начала их исполнения.

Вместе с тем следует отметить, что в отношениях с зарубежными контрагентами по выбору сторон договор может быть подчинен иностранному материальному праву, которое допускает безвозмездную передачу права на объект интеллектуальной собственности. Однако норма ст. 985 ГК о запрете заключения безвозмездного договора между коммерческими организациями является императивной и не может быть изменена по соглашению сторон, независимо от того, какое право будет применимо к договору. Исполнение договора на безвозмездной основе будет противоречить публичному порядку Республики Беларусь. Поэтому признание и исполнение на территории Беларуси иностранных судебных или международных арбитражных решений по спорам, вытекающим таких договоров, будет ограничено.