(Решение Верховного Суда Республики Беларусь по делу № 1ИГИП2124)
Обстоятельства дела
Закрытое акционерное общество «М» (далее — ЗАО «М», истец) в заявлении суду указало, что оно является владельцем комбинированного товарного знака «СВАЯК» по свидетельству Республики Беларусь № 66627 (далее — товарный знак № 66627), правовая охрана которому предоставлена в Республике Беларусь в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ): «алкогольные напитки, за исключением пива».
Открытое акционерное общество «Г» (далее — ОАО «Г», ответчик), осуществляя производство, хранение, предложение к продаже и продажу водки «ЗЕМЛЯК original» в упаковке (бутылке) с красной этикеткой (далее — водка «ЗЕМЛЯК»), на которой без разрешения истца использует комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 66627, нарушает, по мнению истца, его исключительное право на названное средство индивидуализации.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил суд пресечь данные действия ответчика, запретив ему осуществлять производство, хранение, предложение к продаже и продажу водки «ЗЕМЛЯК» с использованием на упаковке с этикеткой комбинированного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 66627, а также взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1450 руб.
Позиция истца
В судебном заседании представители истца В. и патентный поверенный Д., поддержав иск в полном объеме, уточнили период нарушения исключительного права истца на товарный знак № 66627. Они отметили, что ответчик использовал комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с указанным знаком, с 16.01.2020 и продолжает его использовать на момент разрешения спора.
Позиция ответчика
Представитель ответчика О. иск не признал, полагая, что, несмотря на некоторую схожесть отдельных элементов этикетки лицевой стороны бутылки водки «ЗЕМЛЯК» и элементов товарного знака № 66627, указанные обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения. Он также пояснил, что внешний вид упаковки (бутылки) с этикеткой водки «ЗЕМЛЯК» был разработан ответчиком на основе этикетки водки «Радамир», которая производилась им с 2012 г. Кроме того, О. указал, что ответчик является владельцем товарного знака «ЗЕМЛЯК» по свидетельству Республики Беларусь № 64907 (далее — товарный знак «ЗЕМЛЯК»), который применяется ответчиком на этикетке водки «ЗЕМЛЯК».
Позиция судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь
Сравнив товарный знак № 66627, владельцем которого является истец, и комбинированное обозначение, используемое ответчиком для оформления лицевой стороны упаковки (бутылки) водки «ЗЕМЛЯК», по фонетическому, семантическому и графическому признакам, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения и принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных указанными обозначениями, одному производителю, исходя из следующего.
Справочно.
Согласно п. 117 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (далее — Положение), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и т.д.
Судебная коллегия посчитала, что в товарном знаке № 66627 и в комбинированном обозначении, используемом ответчиком на лицевой части упаковки (бутылки) водки «ЗЕМЛЯК», доминирующими элементами являются соответственно словесные обозначения «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», поскольку эти обозначения занимают центральное место, имеют оригинальное графическое исполнение, выполнены шрифтами большего размера в сравнении с другими словесными элементами (на этикетке водки «ЗЕМЛЯК») и имеют смысловое значение, которое позволяет потребителю идентифицировать однородные товары истца и ответчика. Кроме того, с учетом использования истцом и ответчиком на этикетках упаковок (бутылок) производимых ими товаров обозначений, состоящих из изобразительных и словесных элементов, при восприятии обозначений в целом внимание потребителя акцентируется именно на словесных обозначениях «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», как на наименованиях товара, несущих основную индивидуализирующую функцию. При этом словесные элементы «original» и «водка», используемые на этикетке упаковки товара ответчика, выполненные мелким шрифтом, являются неохраняемыми, как не обладающие различительной способностью.
По мнению коллегии, словесные обозначения «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК», составляющие индивидуализирующую часть товарного знака № 66627 и этикетки водки «ЗЕМЛЯК», не имеют фонетического (звукового), графического (визуального) и семантического (смыслового) сходства, так как содержат различное количество и состав гласных и согласных звуков, большая часть которых не совпадает; производят различное общее зрительное впечатление; имеют разные смысловые значения.
Кроме того, устанавливая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, судебная коллегия учитывает, что словесное обозначение «ЗЕМЛЯК» зарегистрировано в Республике Беларусь в качестве самостоятельного товарного знака в отношении одних и тех же товаров 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 66627, содержащий словесный элемент «СВАЯК». В связи с этим ответчик в силу ст. 1019 ГК обладает исключительным правом на использование обозначения «ЗЕМЛЯК» в отношении алкогольной продукции — водки, в том числе путем применения указанного обозначения на лицевой стороне упаковки (бутылки) производимого им товара.
Судебная коллегия также посчитала, что имеющееся композиционное сходство в расположении некоторых элементов товарного знака № 66627 и элементов комбинированного обозначения, используемого ответчиком, не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений, как сходных до степени смешения, поскольку данные элементы, не являясь доминирующими и обладая слабой различительной способностью, служат лишь фоном для размещения основных индивидуализирующих словесных элементов — «СВАЯК» и «ЗЕМЛЯК».
Таким образом, товарный знак № 66627 и комбинированное обозначение, используемое ответчиком на этикетке упаковки водки «ЗЕМЛЯК», производят различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.
При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что иск ЗАО «М» к ОАО «Г» о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак № 66627, удовлетворению не подлежит.
Анализ спора
Яркий прецедент с установлением конфликта вариантов внешнего вида товара на основе сходства общего композиционного построения и цветовой гаммы при одновременном игнорировании различия входящих в композицию отдельных элементов, в том числе имеющих самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака, был заложен в споре между СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО и ОДО «Фирма АВС». Итоги спора вдохновили участников рынка, и на практике можно было наблюдать конфликты схожего толка, но с другим результатом.
Особенность конфликта дизайна одного товара с дизайном другого товара строится на методологии экспертизы товарных знаков, по аналогии применяемой судом при разрешении споров о нарушении прав на товарные знаки. В решении она описана и вкратце может быть представлена следующим образом:
— обозначения, включающие словесные и графические элементы, считаются комбинированными;
— в комбинированных обозначениях словесные элементы сравниваются со словесными, графические — с графическими;
— анализ обозначений проводится по критериям визуального, звукового, семантического сходства.
При этом суд вправе выделить доминирующие элементы и поставить в зависимость от их сравнения свои выводы об общем впечатлении от обозначений в целом, что и было сделано в рассматриваемом споре.
В частности, суд посчитал, что в конфликтующих обозначениях доминируют словесные элементы, а композиционное сходство факультативно для потребителя в силу слабой различительной способности и роли фонового оформления в сравнении с влиянием на общее впечатление доминирующих словесных элементов. Такой подход нередко можно встретить при оценке оформления водки, которое настолько многообразно и одновременно невыразительно для потребителя, что по факультативным приемам оформления потребитель едва ли способен идентифицировать товар определенного производителя.
Доминирующие в товарном знаке и спорном оформлении словесные элементы не схожи до степени смешения, с чем косвенно солидарно и патентное ведомство, предоставившее одновременно охрану комбинированному товарному знаку «СВАЯК» на имя истца (свидетельство № 66627, также слово включено в ряд других товарных знаков истца) и слову «ЗЕМЛЯК» на имя ответчика (свидетельство № 64907). У слов есть определенное подобие, в том числе отдаленное семантическое (оба слова подчеркивают определенную общность людей) и по звучанию (благодаря суффиксу -як). Но по факту это разные слова, с разным звучанием и отличающимся смыслом, что и предопределяет вывод суда об отсутствии вероятности смешения.
Общность восприятия поддержана графическими средствами (одинаковое размещение слов в композиции и подобие шрифтового исполнения). В совокупности с композиционным сходством оформления это могло бы интерпретироваться как мимикрия под оформление товара конкурента. Но мимикрию часто сложно оценивать как смешение с товарным знаком в силу описанной методологии оценки сходства.
Для ситуации мимикрии, которая работает на проецирование положительного восприятия товара определенного производителя на продукцию конкурента, можно рекомендовать обращение в антимонопольный орган или суд в рамках предусмотренных законодательством составов недобросовестной конкуренции.
Законодательством о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции разделяются недобросовестная конкуренция, связанная с использованием объектов интеллектуальной собственности (в частности, когда имело место незаконное использование объекта), и отдельно состав, связанный с созданием смешения. И вот в последнем случае установлен запрет именно копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот на территории Республики Беларусь другим хозяйствующим субъектом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля или иных элементов, индивидуализирующих конкурента и (или) его товар. Это гораздо более гибкая правовая основа для претензий, аналогичных заявленным истцом. В рамках состава недобросовестной конкуренции у антимонопольного органа или суда есть возможность оценивать больший круг обстоятельств, а не только сходство с товарным знаком.
Дополнительно по теме:
>>Ландо Д. Те же кафтаны, да не те же карманы, или Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком // Юрист. — 2020. — № 11.
>>Рачковский В. Экспертиза сходства обозначений до степени смешения: проблемные вопросы // Юрист. — 2017. — № 8.
>>Хаданович Н. Доменные споры: как бороться с киберсквоттерами // Юрист. — 2020. — № 2.
>>Войно А. Недобросовестная конкуренция: формы и способы защиты // Юрист. — 2016. — № 12.
>>Корочкин А. Использование товарных знаков: правило треугольника // Юрист. — 2018. — № 7.
>>Рачковский В. Товарный знак vs недобросовестная конкуренция: судебные баталии // Юрист. — 2017. — № 5.
