Требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака: доказываем наличие заинтересованности в удовлетворении иска

(Решение Верховного Суда Республики Беларусь по делу № 1ИГИП209)

Обстоятельства дела

Открытое акционерное общество «М», Республика Беларусь (далее — ОАО «М», истец), в лице антикризисного управляющего по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) —  ОДО «А» — обратилось в суд с иском к ООО «Р», Российская Федерация (далее — ООО «Р», ответчик), в котором заявило требование о досрочном, с 02.04.2018, прекращении правовой охраны на территории Республики Беларусь товарного знака «СТАРАЯ МАРКА» по международной регистрации № 1 086 009 (далее —  товарный знак «СТАРАЯ МАРКА», товарный знак № 1 086 009) в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива», для которых знак зарегистрирован.

Позиция истца

Исковые требования истец аргументировал тем, что указанный товарный знак не использовался ответчиком в Республике Беларусь без уважительных причин непрерывно в течение 3 лет — с 01.04.2015 по 01.04.2018 — и в последующий период до даты подачи иска в суд.

Кроме того, истец указал, что он заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны названного знака, поскольку на территории Республики Беларусь является производителем алкогольных напитков и с 2019 г. использует для индивидуализации производимой им алкогольной продукции обозначение «СТАРАМАРКА», в связи с чем обратился в патентный орган Республики Беларусь с заявлением о регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака. Наличие регистрации товарного знака «СТАРАЯ МАРКА» на имя ответчика с более ранним приоритетом препятствует предоставлению правовой охраны в Республике Беларусь заявленному на регистрацию обозначению ввиду его сходства до степени смешения с указанным средством индивидуализации, охраняемым в отношении однородных товаров.

Позиция ответчика 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил; возражений против иска суду не представил.

Позиция третьего лица

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика — государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее — НЦИС) — в судебное заседание не явилось. В заявлении суду просило о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, указав, что патентный орган исполнит решение суда, касающееся его, как третьего лица, обязанностей.

Позиция судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь

Установленные судом обстоятельства

В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что 18.05.2011 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС) на имя ООО «Р» в Международном реестре товарных знаков (далее — Международный реестр) был зарегистрирован товарный знак № 1 086 009, о котором возник спор (базовая регистрация № 344486, 26.02.2008, Российская Федерация), представляющий собой словесное обозначение «СТАРАЯ МАРКА», выполненное в две строки заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом, в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива».

В официальном бюллетене ВОИС 28.03.2013 были опубликованы сведения о том, что владельцем указанного знака стал ответчик — ООО «Р» — субъект хозяйствования Российской Федерации.

На территории Республики Беларусь указанному средству индивидуализации правовая охрана была предоставлена с 18.05.2011 на основании ст. 9 sexies Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и национального законодательства в области права интеллектуальной собственности.

Сведения о предоставлении правовой охраны данному знаку в Республике Беларусь были опубликованы Международным бюро ВОИС 11.10.2012 в официальном бюллетене ВОИС.

Срок действия правовой охраны указанного товарного знака — по 18.05.2021. 

Доказательства неиспользования товарного знака

Судебной коллегией установлено, что товарный знак «СТАРАЯ МАРКА» не использовался ответчиком или иным лицом с разрешения ответчика в Республике Беларусь без уважительных причин непрерывно в течение 3 лет — с 01.04.2015 по 01.04.2018 — и в последующий период до даты подачи иска в суд (03.11.2020) в отношении товаров 33 класса МКТУ, для которых знак зарегистрирован.

Данные обстоятельства, кроме объяснений представителей истца, подтверждаются:

— скриншотами страниц официального сайта ВОИС с URL-адресом и письмом Национального центра интеллектуальной собственности, из которых следует, что лицензионные договоры в отношении товарного знака «СТАРАЯ МАРКА» его правообладатель не заключал;

— письмами РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», из которых следует, что в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и в едином реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций о соответствии (национальная часть Республики Беларусь) отсутствуют сведения о документах об оценке соответствия на алкогольную продукцию с наименованием «СТАРАЯ МАРКА», выданных (зарегистрированных) ООО «Р», Российская Федерация, в период с 01.04.2015 по 16.02.2021;

— письмами выставочного предприятия «ЭКСПОФОРУМ», содержащими информацию о том, что ООО «Р» в период с 01.04.2015 по 01.02.2021 в проводимых указанным предприятием выставках не участвовало и договоров на участие не заключало;

— письмами выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо», из которых усматривается, что в период с 01.04.2015 по 02.02.2021 названное предприятие не заключало с ООО «Р» договоры на оказание услуг по организации участия указанного общества в выставочных мероприятиях с продукцией под обозначением «СТАРАЯ МАРКА»;

— письмами РУП «Национальный выставочный центр "БЕЛЭКСПО"», из которых следует, что в период с 01.04.2015 по 15.02.2021 ООО «Р» не заключало договоры и не участвовало в выставках, проводимых данным предприятием;

— письмом Белорусского республиканского союза потребительских обществ, содержащим информацию о том, что поставка алкогольной продукции с наименованием «СТАРАЯ МАРКА» от ООО «Р» в торговую сеть потребительской кооперации в период с 01.04.2015 по 10.02.2021 не осуществлялась.

В материалах дела не имеется доказательств применения ответчиком или иным лицом с разрешения ответчика товарного знака «СТАРАЯ МАРКА» на товарах 33 класса МКТУ — алкогольные напитки — и введения таких товаров в гражданский оборот на территории Республики Беларусь.

Также отсутствуют доказательства использования данного товарного знака ответчиком в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, бланках или иной документации, связанной с введением товаров, маркированных обозначением «СТАРАЯ МАРКА», в гражданский оборот Республики Беларусь, или каким-либо иным образом при невозможности использования названного средства индивидуализации на товаре, его упаковке, а также доказательства наличия уважительных причин либо не зависящих от ответчика обстоятельств, по которым товарный знак № 1 086 009 им не использовался.

Заинтересованность истца в удовлетворении иска

По делу установлено, что истец — ОАО «М» — зарегистрирован в ЕГР 16.12.2013. Основным видом деятельности указанного общества является производство алкогольных напитков.

Определением экономического суда Гомельской области от 13.10.2016 в отношении ОАО «М» было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыто конкурсное производство. Управляющим по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) указанного лица было назначено ОДО «А».

Решением экономического суда Гомельской области от 15.06.2017 ОАО «М» было признано экономически несостоятельным и в отношении него была введена санация. 13.08.2020 определением экономического суда Гомельской области срок санации был продлен до 13.12.2024. 

Справочно.
В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» лицо, заявившее требование о досрочном полном либо частичном прекращении в Республике Беларусь правовой охраны товарного знака или знака обслуживания, в силу ст. 6 ГПК должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска.

В судебном заседании представители истца — патентные поверенные К. и Н., ссылаясь на виды деятельности указанного общества, пояснили, что истец заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТАРАЯ МАРКА», поскольку с 2019 г. выпускает алкогольный напиток с обозначением «СТАРАМАРКА», полагая, что продление срока санации приведет к восстановлению платежеспособности общества, в том числе и за счет расширения ассортимента производимой и реализуемой им алкогольной продукции с указанным обозначением.

Судебной коллегией также установлено, что 13.03.2019 истец обратился в патентный орган с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «СТАРАМАРКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ, в том числе: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Патентным органом Республики Беларусь 17.03.2020 по указанной заявке было вынесено решение об отказе в регистрации на имя истца обозначения «СТАРАМАРКА» в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком «СТАРАЯ МАРКА», зарегистрированным на имя ответчика — ООО «Р» — с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В связи с данным обстоятельством истцом неоднократно подавались ходатайства в Национальный центр интеллектуальной собственности о продлении срока подачи ходатайств о проведении повторной экспертизы заявленного на регистрацию обозначения «СТАРАМАРКА».

По мнению коллегии, вышеперечисленные доказательства подтверждают заинтересованность истца в использовании в Республике Беларусь для индивидуализации производимой им алкогольной продукции обозначения «СТАРАМАРКА», сходного до степени смешения с товарным знаком «СТАРАЯ МАРКА», зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В связи с неиспользованием ответчиком в Республике Беларусь товарного знака «СТАРАЯ МАРКА» без уважительных причин непрерывно в течение 3 лет — с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2018 г. — и в последующий период до даты подачи иска в суд (3 ноября 2020 г.) в отношении товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, и наличием заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны данного знака в отношении названных товаров судебная коллегия пришла к выводу, что заявленное требование подлежит удовлетворению. 

Анализ спора

Досрочное прекращение действия регистрации товарного знака является одним из вариантов устранения препятствия в регистрации данного обозначения или сходного с ним до степени смешения на свое имя. Есть 3 условия для возможности предъявления в суд иска о досрочном прекращении:

1) неиспользование спорного товарного знака владельцем в течение любых 3 лет с момента его регистрации и вплоть до момента обращения с иском о его досрочном прекращении;

2) наличие отказа белорусского патентного органа истцу в регистрации собственного товарного знака со ссылкой на спорный товарный знак в качестве препятствия;

3) подтвержденная заинтересованность истца в использовании товарного знака.

В рассматриваемом кейсе оспаривается международная регистрация. Хотя у спорного товарного знака 11.05.2011 — это дата подачи международной заявки, а решение белорусского патентного органа о предоставлении охраны было позднее, но по процедуре именно эта дата стала датой регистрации и с нее может исчисляться трехлетний период неиспользования, а дата возможного прекращения могла иметь место уже с 13.05.2014.

Другой особенностью категории дел является право истца определять трехлетний период неиспользования, который он намерен обосновывать. Это влияет на дату, с которой регистрация прекратит свое действие, причем решение суда будет действовать ретроспективно. Более приближенный к дате подачи иска период неиспользования удобнее доказывать в силу большего состава доступных информационных источников. В рассматриваемом кейсе истец определил период неиспользования с 01.04.2015 по 01.04.2018 и обосновывал необходимость прекращения регистрации с 02.04.2018, то есть после самого раннего возможного срока, но с достаточным запасом, чтобы истец не получил встречные претензии после удовлетворения иска.

Обязанность доказывания неиспользования товарного знака лежит на истце. Глубокое и бесспорное исследование всех возможных обстоятельств неиспользования ему недоступно, поэтому от него ожидается принятие разумных действий, демонстрирующих, что он пытался обнаружить использование. Для данной категории дел значимы не все виды использования товарного знака, а лишь непосредственно связанные с введением товаров в гражданский оборот. Поэтому доказывание отсутствия рекламы товаров со спорным товарным знаком, участия в выставках в рассматриваемом кейсе — это избыточные действия истца, обусловленные сложившейся за предшествующие годы традицией, а не требованиями законодательства. В свою очередь, документально подтвержденные факт отсутствия сведений в реестре о лицензиатах, сведения об отсутствии поставок под спорным товарным знаком и отсутствие сведений о документах об оценке соответствия на алкогольную продукцию со спорным наименованием как раз представляли непосредственный интерес для суда. После принятия разумных мер доказывания со стороны истца бремя доказывания обратного переходит на ответчика, но в деле он участия не принял, соответственно в решении суд лишь констатировал отсутствие доказательств использования или уважительных причин неиспользования, равно как и не зависящих от ответчика обстоятельств неиспользования, поскольку о таковых ответчик не заявил.

Заинтересованность истца подтверждена более чем прямо. Это не просто подтверждение осуществления деятельности, однородной товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак (что было бы необходимо и достаточно для данного дела), но фактически это документированное подтверждение использования ответчиком спорного обозначения в период до подачи иска. Такая позиция обычно имеет место в случае полной уверенности в исходе дела, в противном случае помещения в материалы дела доказательств фактического нарушения прав на спорный товарный знак принято избегать. Дополнительно к этому истец подал заявку на сходное обозначение и получил по ней отказ, поддерживал делопроизводство в актуальном состоянии.

Соответственно, все требуемое по категории дел было доказано истцом, и он получил заслуженное удовлетворение заявленных требований.